保護域名商標：機不可失，時不再來--尼桑汽車訴尼桑電腦案

[ras0314]

保護域名商標：機不可失，時不再來
——尼桑汽車訴尼桑電腦案
Nissan Motor Corp. v. Nissan Computer Corp.(2004)

日產汽車公司(Nissan Motor Corporation，又譯「尼桑汽車公司」)是日本汽車業的三巨頭之一，在美國汽車市場上佔有相當大的份額。不過，在1983年以前，日產汽車並不使用「尼桑」商標生產和銷售汽車，而是使用一個具有日本特色的商標——「達特桑」(DATSUN)。也許是因為「達特桑」這個名字太具日本特色，所以日產汽車在美國市場的佔有率不但無法和幾大美國汽車公司相匹敵，而且也難以與另外兩大日本汽車公司豐田（TOYOTA）和本田(HONDA)相提並論。
日產汽車公司的決策人員感覺到在美國市場上改換商標的緊迫性。改換商標也就是改換產品在消費者心目中的品牌形象。為了適應美國消費者的文化和風俗，日產汽車公司的決策人員決定為自己的產品起一個美國化的名字。但是，在美國市場上，消費者已經把日產汽車公司和「達特桑」聯繫到一起，想改名換姓談何容易。經過一番斟酌和大量市場調查，日產汽車公司決定把投入美國市場的汽車品牌從「達特桑」改換成「尼桑」（NISSAN）。NISSAN是「日產自動車製造會社」的英文縮寫，這個詞本身又是一個源於希伯萊語的英文姓氏，自然符合美國消費者的文化品味。所以，用「尼桑」做商標可謂一舉兩得。
不過，凡事有利就有弊。因為尼桑是一個普通英文姓氏，所以在美國早已經有人用「尼桑」做商標。只不過，還沒有人用「尼桑」做汽車的商標。為避免日後出現商標爭議，日產汽車公司便與市場上這些尼桑商標的所有者達成協議，使他們同意日產汽車公司使用「尼桑」的商標生產和銷售汽車。法律方面的問題搞定後，日產汽車公司便大張旗鼓地實施改換商標的計劃，投入數億美元打造「尼桑」汽車的新品牌。從1983年開始，大量尼桑品牌的汽車投入美國市場。同時，老品牌「達特桑」開始淡出市場。到1985年，日產汽車公司的新品牌「尼桑」已經完全取代了老品牌「達特桑」。尼桑汽車的市場佔有率節節上升。
俗話說，智者千慮，必有一失。日產汽車改換品牌在市場上大獲成功，卻引發了一場曠日持久的官司。美國有位名不見經傳的商人，與「尼桑」汽車同姓，大名烏茲•尼桑。尼桑做過各種生意，並用自己的姓氏「尼桑」做生意品牌。早在1980年，他便成立了「尼桑」進口汽車修理公司」。1987年，他又成立了「尼桑國際有限公司」。1991年，他成立了「尼桑電腦公司」。1994年，為了擴展電腦生意，尼桑註冊了nissan.com的互聯網域名。這一舉動，引起了日產汽車公司的注意。1995年七月，日產汽車的律師向烏茲•尼桑的電腦公司發出第一封律師函，對「尼桑電腦公司」的域名使用「尼桑」一詞表示「極大關注」。烏茲•尼桑似乎沒有把日產汽車的律師函當回事，尼桑電腦公司照開， Nissan.com的域名照用。不但如此，他又註冊了nissan.net的域名，做起了互聯網廣告生意，通過置放廣告條和建立網站鏈接來向客戶收取費用。在「尼桑電腦公司」的眾多廣告客戶中，也不乏開展汽車業務的客戶。日產汽車公司對此似乎也奈何不得。
既然律師函無法讓烏茲•尼桑改弦更張，日產汽車便改變策略。1999年10月，日產汽車公司再度與烏茲•尼桑聯繫，表示有意收購 nissan.com這個域名。雙方經過一番討價還價，沒有達成任何協議，終至不歡而散。日產汽車先禮後兵，收購不成，便開始起訴。1999年12月10 日，日產汽車向聯邦地區法院遞交了訴狀，以多項罪名控告「尼桑電腦公司」，其中包括商標侵權（Trademark Infringement）和稀釋(Dilution)著名商標兩大罪名。日產汽車向法院要求1千萬美元的賠償。烏茲•尼桑被訴後，立即通過網站，把這起訴訟告之天下，希望發動群眾，對付財大氣粗的日產汽車公司。自此，雙方在法院和互聯網上就「尼桑」商標展開了曠日持久的拉鉅戰。
在聯邦地區法院，雙方有得有失，可謂打了個平手。一審判決後，雙方均表示不服，先後提出上訴。經過近五年的持久戰，案件終於在2004年8月告一段落。聯邦第九巡迴法院對日產汽車提起的商標侵權和稀釋著名商標等指控做出判決。
首先，就商標侵權的指控，法院判決「尼桑電腦」在網頁上做有關汽車的廣告侵犯了「日產汽車公司」的商標權，但是在網頁上做與汽車無關的廣告沒有侵犯「日產汽車公司」的商標權。按照美國法律，判定是否存在商標侵權的標準在於，兩個商標是否相似到足以令消費者混淆產品來源的程度。法院為了確定這一點，要綜合考慮以下幾個因素：一、原告與被告的商標是否相似；二、原告與被告的產品和業務是否相關；三、原告商標的知名度；四、原告有哪些營銷渠道；五、消費者在購買原告產品時注意商標的程度；六、被告使用商標的意圖；七、被告的商標是否實際上造成了消費者的混淆；八、原告是否會在同一商標下開發其他產品。在涉及互聯網的商標侵權案中，最重要的是第一和第二個因素。另外，法院還要考慮，原告和被告是否同時在互聯網上做營銷。
在綜合考慮了這些因素之後，法院判決，「尼桑電腦」使用nissan.com營銷與汽車無關的產品沒有侵犯日產汽車公司的「尼桑」商標權。為了支持這一判決，法院追根溯源，找出NISSAN一詞在英語中的各種含義。按照法院的分析，NISSAN首先是一個姓氏，其次，在希伯萊語和阿拉伯語中，這個詞還指月份。法院還發現，美國有數不清的公司使用NISSAN做商標，生產或營銷各種不同的產品。「尼桑電腦公司」使用 nissan.com營銷與汽車無關的產品不至於令消費者把這個網站與尼桑汽車混為一談，因為網站上營銷的產品與汽車無關。但是，「尼桑電腦」在網頁上營銷與汽車有關的產品，卻容易令消費者把這些產品與尼桑汽車混淆，因為這些產品與尼桑汽車相關。在這種可能的誤解之下，潛在的消費者可能會進入「尼桑電腦」的網頁，並點擊上面的汽車廣告。
其次，就稀釋著名商標的指控，法院拒絕了日產汽車禁止「尼桑電腦」繼續使用nissan.com域名的要求。法院指出，禁止被告使用一個商標必須滿足三個條件：一、原告的商標屬於著名品牌；二、被告在商業經營中使用了原告的商標；三、被告開始使用原告的商標時，原告的商標已經是著名品牌。在日產汽車與尼桑電腦的爭議中，雙方關於第一和第二個條件都沒有異議。第三個條件成了爭議的焦點。烏茲•尼桑堅持，他早在1980年就成立了「尼桑進口汽車修理公司」，所以開始使用「尼桑」商標的日期應當定在1980年。當然，那時候日產汽車公司還沒有使用「尼桑」這一商標，也就不存在稀釋著名商標的問題了。烏茲•尼桑還申辯，即使退一步講，「尼桑電腦公司」從1991年起就已經註冊，開始使用「尼桑」商標的年代最晚也應定在1991年。
日產汽車則認為，雖然烏茲•尼桑在1991年就註冊了「尼桑電腦公司」，但是直到1994年，「尼桑電腦公司」才註冊了nissan.com的域名。所以，開始使用的日期應當定在1994年。二十世紀九十年代初是「尼桑汽車」由一個新品牌變成一個知名品牌的關鍵年代，三年之差可以決定官司的勝負。法院最終把「尼桑電腦公司」開始使用「尼桑」商標的日期定在1991年。若要法院判決「尼桑電腦公司」稀釋了馳名品牌「尼桑」汽車的商標，日產汽車公司必須證明，在1991年時「尼桑」已經成了一個馳名品牌。一般而言，證明馳名品牌的主要途徑是市場調查和打造品牌的投入。通過市場調查，日產汽車向法院證明，在1991年時，大約有65%的消費者能夠辨識「尼桑」商標。同時，日產汽車也提供證據，表明在1985年到1991年間共投入近九億美元打造「尼桑」品牌。不過，任何市場調查都不會是無懈可擊的，高額投入也不必然等於打造出了著名品牌。
在這類關鍵問題懸而未決的情況下，法院拒絕了日產汽車禁止尼桑電腦使用nissan.com的請求，將案件發回地區法院重審。此案雖然告一段落，但「尼桑汽車」與「尼桑電腦」仍然在法院和互聯網上繼續這場曠日持久的較量。

律師點評：
過去十年間，隨著互聯網的勃興，網上的商標侵權糾紛層出不窮。尼桑電腦公司訴尼桑汽車公司即是一起著名的網上商標訴訟案。這起案件爭議的焦點是域名 nissan.com。顯然，烏茲•尼桑有權用自己的姓氏命名自己的電腦公司，也有權用自己和公司的名稱註冊互聯網域名。問題在於，他的姓氏和公司名稱恰好與一個聞名世界的汽車公司的名稱相同。
如前所述，在商標侵權案中，如果爭議一方是馳名商標，則雙方事實上不在同一起跑線上競爭。商標越是有名，享有的保護力度就越大。即使雙方在法律上勢均力敵，法律的天秤實際上已經悄悄地向馳名商標傾斜。因此，在與馳名商標的較量中，一些小公司往往以敗訴告終。在本案中，烏茲•尼桑之所以能堅持幾年的持久戰，一個重要原因是他比尼桑汽車公司更早使用「尼桑」做商標。如果他只是用「尼桑」命名自己的電腦公司，大概不會招來尼桑汽車興師動眾的討伐。在那種情況下，尼桑汽車公司師出無名。可以說，烏茲•尼桑在1994年註冊nissan.com的域名拉開了這場商標戰的序幕。二十世紀九十年代互聯網迅猛發展，帶來了前所未有的商機，使一些名不見經傳的小公司在超短時間內變成商業巨人。這些成功的故事總是與一個成功的域名和商標聯在一起。不過，在二十世紀九十年代初，並不是所有的公司都看到了互聯網上的商機。尤其是一些靠傳統媒介經營的大公司，在註冊域名時往往反應遲緩，被人搶先註冊。這種情況就發生在大名鼎鼎的尼桑汽車公司身上。1994年時，尼桑汽車已經成為一個馳名汽車品牌，而尼桑汽車公司卻沒有及時註冊nissan.com。
儘管美國國會在1999年通過了「反搶注消費者保護法」（Anticybersquatting Consumer Protection Act），禁止惡意註冊與某個商標名稱相同或相近的域名謀利，或稀釋某個馳名商標，但是，這項法律卻難以適用於本案。原因在於，烏茲•尼桑可以證明他註冊 nissan.com的域名不是出於「惡意」，而是出於正當理由：「尼桑」既是他自己和姓氏，也是他公司的名稱，而且他先於日產汽車公司使用「尼桑」商標。在這種情況下，法院只能運用傳統商標法來審理此案，這給了糾紛雙方各自表述的空間，導致了輸贏難測的局面。
雖然尼桑電腦公司與尼桑汽車公司的爭議還沒有劃上句號，但是最後不論誰勝訴，沒有一方可以說是贏家。當尼桑汽車表示要收購nissan.com的域名時，雙方本來有機會避免這場長達十年的商標訴訟戰。只是雙方都沒有抓住這次機會。到目前為止，雖然法院不允許他繼續利用nissan.com這個域名做商業廣告，但是這個域名仍然屬於烏茲•尼桑所有。從本案的進展情況看，尼桑汽車公司要從烏茲•尼桑那裡拿走nissan.com這個誘人的域名，無異於火中取栗。這種僵持局面每維持一天，對雙方都是一種損失，而尼桑汽車公司的損失肯定會更大。回首尼桑汽車公司錯失註冊nissan.com的時機，又沒有及時成功地從烏茲•尼桑手中收購這個域名，真可謂是機不可失，時不再來。



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